lunes, 28 de mayo de 2007

Falsificación de marcas y dominios de Internet

Entre otras de las modificaciones que se están proponiendo para modificar la actual ley de marcas en materia penal, se destaca la de tipificar la conducta de aquellos que utilizan una marca registrada para constituir una dirección de Internet...
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto es quién asigna los nombres de dominio de Internet, regula el registro y fija las reglas, en su carácter de administrador del dominio Argentina de Internet, conocido entre nosotros con las siglas NIC Argentina.
Hay que aclarar que entre sus facultades, no se encuentran las de intervenir como mediador ni como árbitro, ni puede intervenir de ninguna manera en la resolución de los conflictos que eventualmente se susciten entre los registrantes y/o solicitantes y/o terceros, relativos al registro o uso de un nombre de dominio; y tampoco le corresponde evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio pueden violar derechos de terceros.
Sin embargo, según lo contemplado en la regla nro. 11, NIC Argentina se reserva para si la facultad para denegar o revocar un nombre de dominio en caso de que el mismo, a su criterio, se refiera a una persona física o jurídica de trascendencia y/o notoriedad pública si el registrante y/o solicitante no pudiera demostrar, a su satisfacción, que se encuentra debidamente autorizado por esa persona para efectuar tal solicitud.
De todas maneras, adelanto que es muy raro que esto ocurra.
Quién resuelve los conflictos entonces, hasta aquí, es la Justicia Federal en materia Civil y Comercial. Con una jurisprudencia uniforme y pacífica, y siguiendo la "política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio" de la ICANN, como se refleja claramente en el fallo "Pharmacia & Upjohn Aktiebolag c/ Fasano Fernando s/ cese de uso de marca", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III; noviembre/2005, se otorga al titular de una marca registrada la posibilidad de defender su derecho de propiedad contra todo ataque que sufra la marca.
Remarco que a diferencia de lo que ocurre con el uso ilegítimo de marca, en estos supuestos de uso ilegítimo de dominios de Internet, hay que demostrar por parte del registrante y/o solicitante, la mala fe en el uso o registro del nombre, o la falta de interés legítimo.
Sin embargo, no queda librado al azar esta imputación o demostración de mala fe, sino que se encuentran específicamente reglados muchos de sus supuestos. En efecto, existen lo que se denominan presunciones legales que brindan en este sentido las reglas formuladas por la ICANN que presumen la mala fe de quien ha inscripto como nombre de dominio una marca que no le es propia o una denominación ajena cuando:

El nombre de dominio del infractor sea idéntico o similarmente confundible con la marca del titular.
El infractor no tiene derechos ni interés legítimo con respecto al nombre de dominio.
El nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe cuando las circunstancias indicaren que se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o transferirlo al dueño de la marca por un precio superior al que costó el registro.
Que al utilizar el nombre de dominio de otro se pretenda engañar al consumidor haciéndole creer que los productos y servicios son ofrecidos por el verdadero titular de la marca.
Que con la utilización del nombre de dominio se busque aprovecharse ilícitamente de una marca ajena haciéndole creer a los usuarios que compran un producto de la marca original.
Que con la utilización del nombre de dominio se busque impedir la entrada de algún competidor a la red.
Que se busque denigrar la marca o al titular mediante la exhibición de pornografía o imágenes en páginas similares.
Que el registrante del dominio lo haya registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
Que el registrante busque de una manera intencionada atraer a su dominio o a cualquier otro sitio en línea a usuarios de Internet, “creando la posibilidad de que exista confusión con la marca o con el nombre del demandante, en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación o promoción de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio de línea.

Como se advierte, estas presunciones son muy claras y no dejan lugar a duda alguna.
Sin embargo, a la hora de recurrir a la justicia penal para denunciar estas conductas ilegítimas, uno se encuentra con la frustración que no se le reconoce tipicidad al delito. Siguiendo el pensamiento del Dr. Zaffaroni, aplicar la ley de marcas para casos de registro de dominio en Internet solo se podría hacer por vía de la analogía. Y obviamente, en materia penal no se puede utilizar la analogía. Más allá de no coincidir con esta interpretación del Dr. Zaffaroni, pues considero que las conductas señaladas encuadran en lo que tipifica el inciso b) del artículo 31 de la ley 22.362; a los fines de evitar la controversia y habilitar la vía penal para defender los ataques que puedan sufrir las marcas en esta dirección, considero oportuno e indispensable, incluir el tipo penal en la modificación que se esta llevando a cabo de la ley de marcas.
A modo de conclusión, quién se apropia de la propiedad de una marca registrada para defraudar ya a su titular ya al consumidor, está violando tanto el derecho de propiedad del titular marcario como defraudando al público consumidor. En otras palabras, está utilizando una marca registrada perteneciente a un tercero sin su autorización; (art.31 inc. b de la ley 22.362). Y a no dudar, con una clara intencionalidad y dolo manifiesto.



14 comentarios:

miralejo dijo...

muy buen artículo, felicitaciones. ahora me surge una duda que la plateo para el debate: Como bien dice el autor, en caso de los dominios con extensión Argentina (.com.ar) es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien asigna los nombres de dominio.
Ahora cuando se trata de dominios globales (.com), elregistro se puede realizar desde cualquier parte del mundo a través de las empresas proveedoras de gegistros de dominios (la más conocida de todas en www.godaddy.com).
En caso de que una empresa argentina se viera afectada por alguien que regsitra su dominio desde otro país a través de alguna de estas empreas,¡con qué recursos legales cuenta la empresa afectada para realizar las acciones correspondientes? ¿ante quíen debe realizar dichas acciones?
Saludos y felicitaciones por el blog!!!
;-)

Ferran dijo...

Para el caso de un dominio .com tendría que acudir via WIPO, previo pago de las tasas correspondientes.

Roberto Porcel dijo...

Dos fallos con sentencias diferentes, segun se pudo probar o no la existencia de mala fe y/o falta de interés legítimo. En el primero que individualizo, no se pudo probar ni lo uno ni lo otro.
WIPO Arbitration and Mediation Center
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Télévision Française 1 (TF1) v. Khaled Bitat
Case No. D2007-0137
Ampliar en http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/tccNP.asp?fecha=29/05/2007&id_publicar=8151&numero_edicion=2292&camara=Jurisprudencia%20Internacional&id=2292&vengode=suple
En este segundo,se demostró que no existía interés legítimo y que hubo mala fe. Ampliar en
WIPO Arbitration and Mediation Center
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Endemol Nederland B.V. v. Ashley Trading Services Limited
Case No. D2007-0194
Cordialmente.

Dr. Enrique Lisandro Cabo dijo...

En relacion a los dominios de Internet, y bajo mi opinión, entiendo que la protección penal de los mismos, o mejor dicho la posibilidad de perseguir penalmente a quienes utilicen los mismos ilegítimamente, se encuentra prevista en el propio artículo 31 de la ley 22.362. No coincido con lo manifestado por el distinguido Dr. Zaffaroni en el sentido que la conducta de quien utiliza de manera indebida y a sabiendas un dominio de internet bajo las previsiones del art. 31 realiza una conducta atípica para la ley penal y por lo tanto no constituiría delito.
La atipicidad, precisamente, es la falta de encuadramiento como delito. El art. 31, precisamente, establece cuales son los casos en los que se podrá perseguir a aquellos que pongan en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización, solo a título de ejemplo. Este es uno de los típicos casos que se registran con el uso indebido y delictual de aquellos que cometen el delito en sí mismo a través de los dominios en Internet.
De tal modo, no existe atipicidad. Menos aún la necesidad de aplicar analógicamente la ley de marcas, ya que la misma ley prevee la conducta punible.
Es mi opinión. Estoy dispuesto a compartirla con el foro y si alguien me demuestra que estoy equivocado la cambiaré sin el menor problema.
Me gustaría oír opiniones de colegas de ser posible.
Un abrazo a todos los amigos del foro.

El Dr. Azize dijo...

¿Presunción o prueba plena?
Quien se ha visto en la necesidad de acudir a la justicia penal para defender su marca podrá haber constatado que hechos que a su juicio son plenamente demostrativos de la infracción a su derecho no son considerados por la jurisdicción ni siquiera como presunciones.
Parece pues imperioso establecer ciertas pruebas y presunciones legales para evitar que conductas claramente ilícitas puedan evadir sus consecuencias jurídicas.
Me cuestiono: cuando “se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o transferirlo al dueño de la marca por un precio superior al que costó el registro”, ¿se está frente a una presunción o ante una prueba plena del uso ilegítimo de una marca?
Me inclino por la segunda alternativa. El hecho descripto es una evidencia concreta de una conducta lesiva al derecho de marca y por tanto no debe ser establecido como presunción sino como prueba legal.
Carlos A. Azize

Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn dijo...

Atendiendo a la cordial invitaciòn del Dr Enrique Lisandro ,he revisado èste novisimo tema desarrollado y estudiado por el Distinguido Dr Roberto Porcel,expreso en relaciòn al mismo que efectivamente la pirateria en general avanza conforme avanza tambièn la tecnologìa y me parece obvio que en la web la falsificaciòn de un signo distintivo de un producto o marca puede generar perdidas mil millonarias lo cuàl requiere un control jurisdiccional pues de lo contrario no existiria certeza de quien es quien en internet hace falta cuidar el origen,la presencia,la individualidad,la imagen,el good will,la fama todos elementos distintivos y diferenciadores de otros productos similares,es en este momento donde toma gran importancias las garantias jurìdicas como lo son la INSTAURACION de la categoria Juridica de ACCION DELICTIVA , su posibilidad de persecusiòn criminal y aplicaciòn efectiva de penas,haciendo falta tambièn medidas prohibitivas y coercitivas para evitar que la violaciòn se perpetue en el tiempo allì surge la importancia de los tratados internacionales para protecciòn de los dominios y de las marcas que se desarrollan en internet desde la firma electronica hasta los dominios.

cordiales,saludos !!!

Dr:Gilberto Antonio Andrea Gonzàlez
ABOGADO-U.C.A.B

Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn dijo...

Utilizar la Web hoy en dìa es tan cotidiano como ver T.V. todo lo cuàl genera novedosas formas y Modus Operandi tan delicados como: Violaciones al Derecho de Autor,Acceso Idebido de Sistemas de Datos,Sabotaje de Computadoras,Piraterìa,Delitos contra la personalidad,etc,generando en consecuencia la necesidad en el Mundo actual de PROTEGER LOS DATOS QUE CIRCULAN POR LA RED entre ellos se distinguen Las Marcas,Los Derechos de Propiedad Industrial,Patentes,Licencias,Regalias,todo absolutamente todo en Juego y en manos de una Industria Criminal que se aprovecha de absolutamente todo y sobre todo de la Tecnologìa pongo por ejemplo el caso de la Musica ¿Cuanto se pierde en Derechos de autor? ¿Cuantos CD Legales se quedan frios en los anaqueles de las Discotiendas gracias a la nueva tecnologìa que permite bajar MUSICA GRATIS ? ¿Esto se hace con la autorizaciòn de las Disqueras? ¿Los Artistas perciben algo por su acciòn creativa? La respuesta es un NO ABSOLUTO,lamentablemente la industria pierde cantidades Mil Millonarias y la Internet sin control Jurisdiccional ha propiciado que esta Industria se vea cada vez màs afectada,lo mismo pasa en el area Cinematografica Grandes Titulos estàn a la orden del dìa en portales Web que auspician el comercio ilegal de èsta producciones en la Web, muchos pueden ser los Motivos : unos econòmicos, otros de competencias desleal,otros con el fin de destruir a su competidor natural buscan develar las producciones de la competenecia en fin creo que realmente es necesario legislar en èsta materia porque lo màs peligroso es que la Industria se vea afectada y con ella un cantidad de Empresas que a su vez emplean a miles de personas puès la pirateria esta quitando el empleo a mucha gente Honesta y èste debe ser el Lei Motiv para que de una vez por todas se proceda a criminalizar està conducta en todos los ambitos incluido claro està el internet.En fin Felicitaciones por el Tema ya que sinceramente creo que el MEOLLO DEL ASUNTO hoy en dìa està en manos de los especialistas para que marquen un rumbo seguro al Comercio Internacional.

Cordiales,Saludos !!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzàlez
ABOGADO-U.C.A.B.

Roberto Porcel dijo...

Muchas gracias por tu aporte constante.
Efectivamente, la idea es ir poniendo de manifiesto temas que por lo habitual no son tratados, para ir delineando ideas y directrices entre todos.
Resulta tan dinámico el quehacer de las organizaciones criminales a expensas de las nuevas tecnologías, que hay que tener los mismo reflejos para ir conteniéndolos.
Por caso, como nombrás, la industria de la música o del cine, sino hubieran salido a la palestra con estrategias y campañas muy bien concertadas, ya estarían desapareciendo.
Desgraciadamente en lo que atañe a las marcas registradas, esa estrategia todavía no existe, y tampoco una campaña consecuentemente para combatirla.
Esperemos que para cuando adviertan esta necesidad los titulares de las marcas, no sea demasiado tarde.
Un fuerte abrazo.

Anónimo dijo...

Tecnologia hoy en dìa es base de actuaciòn de muchos de los delincuentes que circulan por el Mundo,cosa seria la Tecnologia.

Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn dijo...

Este Tema es sumamente Interesante por las repercusiones econòmicas que tienen para la Industria de la Producciòn Intelectual en General (Propiedad Industrial & Derechos de Autor),en tal sentido aporto aquì el articulo 25 de la Ley Especial Contra Los Delitos Informaticos, el Tìtulo se denomina "De Los Delitos Contra El Orden Econòmico" y el Delito Concreto es: APROPIACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL y dice expresamente lo siguiente : "Quien sin autorizaciòn de su propietario y con el fin de obtener algùn provecho econòmico, reproduzca,modifique,copie,distribuya o divulgue un sofware u otra obra del Intelecto que haya obtenido mediante el acceso a cualquier sistema que utilice Tecnologìas de Informaciòn, serà sancionado con Prisiòn de 1 a 5 años y Multa de Cien a Quinientas unidades Tributarias" Aquì habrìa eventualmente abierta una puerta amplia y franca para incluir dentro del tipo delictivo la Falsificaciòn de Marcas y Dominios en Internet. Pregunto ¿Existe una Disposiciòn Similar en la Repùblica Argentina? ¿Le parece que la Penalidad establecida en el articulo 25 antes señalado es proporcional a la gravedad del Delito? Felicitaciones por el Tema ya que en la actualidad la Web en sì misma Constituye un MERCADO AUTONOMO capaz de influir en las economìas internas de nuestros Paises.

Cordiales,Saludos !!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzàlez
ABOGADO-U.C.A.B.

Roberto Porcel dijo...

Mi estimado Gilberto,
En realidad la norma que citás tendría su equivalente en nuestro país en lo que rige la ley 11.723, que especificamente se ocupa de los delitos contra la propiedad intelectual.
La pena que se establece en nuestro ordenamiento, es similar pues va del mes a los seis años de prisión; en rigor, un supuesto mas de defraudación, tipo penal que se encuentra regulado en el art- 172 del Código Penal.
En el caso de los dominios de Internet, yo lo veo mas vinculado al tema marcas, y por eso creo que sería de utilidad una norma expresa que lo contemple y regule a la vez.
Participe de un debate muy interesante sobre el particular, en el blog de Alec Oxenford que te sugiero visitar. Te va a gustar.
http://www.alecoxenford.com/2007/06/una-solucion-para-el-problema-de-los-dominios-usurpados-en-argentina.html
Un fuerte abrazo.

Anónimo dijo...

Estimado dr. Roberto Porcel.

Propongo una solucion alternativa a la suya al flagelo de la ciber-ocupacion de marcas y razones sociales.

Mi solucion:

" Incluir en la ley de marcas y también en la ley de sociedades una disposición de acuerdo con la cual los Agentes de la Propiedad Industrial y los Escribanos que no asesoraron en tiempo y forma a sus clientes sobre la conveniencia de hacer un registro preventivo de los dominios alusivos a cada nueva marca y a cada nueva razon social de cada nueva sociedad comercial... deban responder civilmente por impericia o negligencia profesional por el monto de los daños ocasionados".


Esta solucion es una manera de entender que la ciber ocupacion tiene dos caras: por un lado la mala fe del ocupa, y por otro lado la impericia del afectado que no se tomo el trabajo de hacer el barato registro preventivo de los dominios de cada nueva marca.

Mi critica a su solucion:

Con respeto le digo que a mi criterio usted esta mezclando dos areas del derecho de muy distinta naturaleza.

Una cosa son los casos WIPO que tienen como fin ultimo el cambiar la titular de un dominio de internet, y otra cosa es el Derecho Penal que es la mayor violencia del Estado hacia el individuo porque apunta a quitarle la libertad a una persona.

La defensa de un dominio de internet ante un arbitraje por la UDRP no cuenta con las garantias constitucionales que tiene todo defendido en un proceso penal.

Entonces jamas se pueden utilizar ni esos arbitrajes ni sus reglamentos como materia de consulta en un proceso penal ni tampoco como base de apoyo a una ley penal.

La naturaleza de esos Arbitrajes es contractual ya que toda persona que registra un dominio de internet acepta la jurisdiccion de estos Arbitros para resolver las disputas de acuerdo al reglamento de la UDRP, y la naturaleza del Derecho Penal es muy diferente.

Me parece que debemos escapar de los "tipos penales abiertos" o de la "ley penal en blanco" como lo son los abiertos requisitos de la UDRP que estan pensados no para quitarle la libertad a una persona sino para quitarle un dominio de internet que es muy diferente.

Yo creo que si los Agentes de la Propiedad Industrial -que no toman en cuenta que es su deber estar informados e informar a sus clientes sobre estos problemas- empezaran a responder civilmente por los daños que asi ocasioan a sus clientes pronto la situacion se revertiria y las empresas de marcas conocidas tendrian registradas preventivamente los dominios alusivos a sus marcas y se arreglaria el problema.

Si en cambio hacemos una ley penal que contempla el dolo teniendo en cuenta los parámetros de un reglamento privado y contractual como lo es el de la UDRP... el resultado va a ser que ningun particular se va a animar a registrar ningun dominio sin hacer antes una "busqueda" y sin pedirle asesoramiento a un abogado acerca de si el dominio que desea registrar puede acaso perjudicar los intereses de alguna marca tal vez parecida tal vez foneticamente similar tal vez de otra "clase".... una burocracia terrible que alejaria a las personas de menores recursos de la posibilidad de tener su propio emprendimiento en la red.

Roberto Porcel dijo...

Contestando el ùltimo comentario, a cuyo autor lamentablemente no puedo personalizar ni individualizar pues no se ha presentado quien escribe, dirè que no comparto su linea de pensamiento.
Me parece que el tema no pasa por cargar de mayores responsabilidades a los agentes, que ciertamente no le corresponden, sino por una cuestiòn de buena o mala fe de parte de quièn quiere registrar un dominio.
Las mayores herramientas y oportunidades que nos brinda la tecnologìa y los tiempos actuales, no fueron pensados para darles un uso contrario a la moral y las buenas costumbres, ni mucho menos para causar perjuicio a terceros.
En esa directriz, debo agregar que nada hecho de buena fe trae consecuencias penales. Por ello no debe atemorizar a nadie que se bregue para obtener una ley penal en materia marcaria debidamente actualizada.
Muy atentamente.

Anónimo dijo...

A mi en lo personal me atemoriza muchísimo.

Y más teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que hay en Argentina actualmente privadas de su libertad sin una sentencia de condena.

En el código civil quien encuentra una cosa perdida ajena tiene derecho de recompenza. Y en el código penal se le da distinto tratamiento al "robo" del "hurto" porque el primero implica violentar un mecanismo de seguridad que intentaba proteger el bien de la propiedad privada.

Falsificar una marca es muy diferente que registrar un dominio.

¿Qué puede hacer el titular de una marca si quiere evitar que se la falsifiquen y la usen para distinguir productos truchos?

NADA. Confiar en la ley.

¿Que puede hacer el titular de una marca para evitar que un tercero registre como dominio de internet el mismo signo distintivo?.

MUCHO. Registrar preventivamente los dominios alusivos a la marca, si es que la internet le interesa al titular de la marca como medio de comunicación. En otras palabras: si te interesa, entonces tomate el trabajo de hacer el registro preventivo y si incurris en la desidia o en la negligencia de no hacer este registro preventivo... bueno LA PROPIA TORPEZA NO ES UN VALOR QUE MEREZCA SER TUTELADO PENALMENTE.

El registro de un nombre de dominio libre JAMAS pero JAMAS y en ningún caso puede tener consecuencias penales, primero porque legalmente presupone la propia torpeza de quien teniendo mejor derecho no hizo el registro antes, y, segundo, porque los efectos prácticos serían catastróficos.

En este calamitoso escenario, todas las personas que registran dominios deberían hacer antes una búsqueda de antecedentes marcarios lo cual encarecería muchísimo el acceso a internet a los sectores con menos oportunidades. Y, además, ni siquiera con una búsqueda de antecedenetes marcarios alcanzaria porque habiendo tantas clases y tantas marcas, todos los dominios eventualmente podrían suscitar confundibilidad con alguna marca de alguna clase.

Es un escenario espantoso porque habilita a que los matones del derecho persigan penalmente a los inocentes y los extorsionen con cartas documento amenazantes, con querellas injustificadas, porque aunque eventualmente el proceso penal no de lugar a una sentencia de condena, la sola perspectiva de ser perseguido penalmente amedrenta muchísimo a cualquiera, asusta.

Muchos se van a acobardar frente a la preopotencia de las querellas injustificadas y van a ceder a los reclamos absurdos, antes que intentar defender su legítimo derecho y más si tenemos en cuenta lo caros que pueden llegar a ser los abogados penalistas y la perspectiva de sufrir una prisión preventiva o de ver arruinado el veraz o el curriculum con la mancha temible de los antecedentes penales.

Esto paralizaria el desarrollo de internet y nos sumergiria en una gran inseguridad jurídica, y "la buena fé" es un concepto muy vago que va bien el derecho privado, pero que no es compatible con la rigurosidad que tiene el derecho penal.

En cambio, si empezamos a castigar civilmente la desidia y la falta de responsabilidad que tienen los Agentes de Marcas con el tema de los dominios, rapidamente se va a solucionar el problema de la ciberocupacion.