sábado, 21 de julio de 2007

Importaciones paralelas y derecho de uso exclusivo de las marcas

A raiz de una invitación para incursionar en el tema relacionado con las importaciones paralelas y el derecho de defensa de las marcas, distinto de lo que ocurre con las patentes en función de lo que prevée el art. 28 del Acuerdo TRIPs, -en el caso de las marcas no existe mas reglamentación que la discrecionalidad que tienen los paises Miembros en virtud de lo que regulan los arts. 6 y 16 del Tratado Internacional referido-, nuestros amigos de Venezuela, del estudio jurídico Andrea & De Leon, nos han dejado su opinión con respecto a lo que ocurre con las importaciones paralelas y las marcas en su país... Van a encontrar más material en el título "Importaciones Paralelas en Venezuela" :¿Que Protecciòn tiene el Propietario de la Marca ?
En nuestra opinión, la que adelanto desde ahora, no existiría problema ni limitación alguna para fijar una restricción de manera convencional.

A continuación su envío para compartir en el blog.

Estimado Dr: Roberto Porcel siendo un poco màs Precisos encontramos en Doctrina de Super -intendencia para Regular la Competencia_ Pro- Competencia la siguiente Informaciòn: POSICION OFICIAL VENEZOLANA"...A diferencia de las importaciones realizadas a través de los contratos de distribución exclusiva, existe otro tipo de importaciones llamadas importaciones paralelas, las cuales surgen cuando un agente económico importa bienes y los vende en un territorio que ha sido cedido a un distribuidor por un acuerdo de exclusividad; ofreciendo al consumidor, un producto igual al que venía siendo distribuido, con la misma calidad, pero generalmente a menor precio.

En este orden de ideas, cabe resaltar que en principio los órganos de competencia no tienen gran interés en regular las relaciones entre los productores y distribuidores, por ser éstas, potestad de los tribunales ordinarios. En efecto, los contratos de distribución en exclusiva prevén una serie de condiciones y requisitos que obligan a ambas partes, tales como la exigencia al fabricante de asegurar la exclusividad en la distribución en exclusiva del producto en el territorio pactado (siempre y cuando no sea con la intención de abusar de una posición de dominio), las políticas de precios no rentables en las fases de exportación e importación, etc. Como puede observarse, este tipo de condiciones escapan de la protección y potestad que puedan ejercer los órganos encargados de aplicar la normativa sobre competencia.

La importación de productos realizadas por terceros, ajenos a una relación de exclusividad, puede justificarse por el principio de la libre comercialización y la competitividad, ya que estimulan la competencia por ser éstas un medio a través del cual se consiguen precios más bajos de productos de origen extranjero en el mercado nacional. De esta manera, su existencia puede constituir un medio de divulgación comercial del producto, ello en beneficio del fabricante y/o el consumidor. Ahora bien, los fabricantes de un producto buscan mantener la reputación y calidad de su marca (goodwill), de ahí que la comercialización y distribución de sus productos esté sometida a ciertas condiciones que permitan mantener la calidad de los productos ofrecidos, evitando su alteración o modificación.

Asimismo, es importante señalar que en el caso de las importaciones paralelas, la venta de productos bajo una determinada marca, así como la comercialización del producto sin alteraciones o adiciones, no son situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, siempre y cuando estas actuaciones no excedan de los límites de la buena fe. Adicionalmente, en el caso de existir conductas que tiendan a eliminar competidores a través de prácticas de competencia desleal, la Superintendencia Pro-Competencia podrá aplicar los correctivos pertinentes [9].

Por otra parte, las importaciones paralelas son "la excepción a la exclusividad de uso otorgada por un registro marcario" [10]. En este sentido ha expresado la doctrina [11] que al suspenderse el principio de territorialidad, entra en juego la figura del agotamiento internacional, del derecho al uso en exclusivo de una marca. De esta forma observamos que a partir de la primera venta, el producto importado pasa a circular sin restricciones en el país receptor. Asimismo, ha considerado el Derecho Comunitario Europeo [12] que el objeto específico o contenido esencial del derecho de marca comprende sólo el derecho exclusivo del titular a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico, delimitándose esta facultad exclusiva a la primera comercialización y no extendiéndose a los sucesivos actos de comercialización... " Ahora bièn vista la exposiciòn Doctrinaria de Pro-Competencia en el caso de las llamadas Importaciones Paralelas para su restricciòn juegan condiciones que a nuestro Juicio son muy Importantes:

1.-Acuerdo de Exclusividad ( ese Convenio en Venezuela tendrà pleno valor en cuanto a los alcances de la Importaciòn).Debe señalar expresamente que Otorga la Posibilidad de Vender el Producto en el Territorio de un Tercer Estado,para que se repute como vàlidamente realizada la Importaciòn.
2.-El Acuerdo de exclusividad puede ser demandado en cuanto a su Cumplimiento o incumplimiento ante los Tribunales Venezolanos.

3.-Segùn la Doctrina señalada La Importaciòn Paralela es una Conducta No restringida por nuestro Ordenamiento Jurìdico, lo que no significa que el Propietario de la MARCA puede exigir ,verificar y controlar la legitimidad del Producto y su correcta Distribuciòn en el Mercado de dicho Paìs.

P.D. Por Favor Dr Roberto quiero oir su rèplica a èsta Doctrina de Pro-Competencia para afinar aùn màs el Criterio a seguir en el caso piloto planteado.

Cordiales,Saludos !!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzalez
ABOGADO-U.C.A.B.
Y nos han remitido un nuevo envío, complementario del anterior con fecha 20 de julio de 2007 08:41 ...

Estimado Dr: Roberto Porcel Vemos que si segùn èsta Doctrina de Pro-competencia "... las importaciones paralelas son "la excepción a la exclusividad de uso otorgada por un registro marcario" [10]. En este sentido ha expresado la doctrina [11] que al suspenderse el principio de territorialidad, entra en juego la figura del agotamiento internacional, del derecho al uso en exclusivo de una marca. De esta forma observamos que a partir de la primera venta, el producto importado pasa a circular sin restricciones en el país receptor. Asimismo, ha considerado el Derecho Comunitario Europeo [12] que el objeto específico o contenido esencial del derecho de marca comprende sólo el derecho exclusivo del titular a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico, delimitándose esta facultad exclusiva a la primera comercialización y no extendiéndose a los sucesivos actos de comercialización... " Entonces Agotada dicha exclusividad con la Primera Importaciòn debemos Otrogar Protecciòn local a la Marca, esto quiere decir que lo màs conveniente es REGISTRARLA A NIVEL SUB-REGIONAL ANDINO para poder Protegerla con mayor propiedad una vez se haya hecho la Primera Importaciòn asegurando asì para el propietario de la marca internacional-SU EXCLUSIVIDAD BIEN POR MARCA NOTORIA INTERNACIONAL O BIEN POR USO PREVIO-

Cordiales, Saludos !!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzàlez
ABOGADO-U.C.A.B.


6 comentarios:

Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn dijo...

Antes que nada damos un fraterno saludo al Dr: Roberto Porcel y al Dr: Enrique Lisandro Cabo y expresamos nuestro mas sincero agradecimiento por Publicar nuestro articulo en su estupenda Pagina Especializada de FALSIFICACION DE MARCAS simplemente decimos: ES UN HONOR !!!asì mismo le manifestamos que este ejercicio de Investigaciòn y estudio resulta enriquecedor a los fines de nuestra Formaciòn Profesional y esperamos siempre aportar nuestro mejor esfuerzo por llegar a los Criterior Jurìdicos mas precisos para problemas concretos,lo cuàl aportamos a ustedes con sincero animo de colaboraciòn gremial.

Cordiales, Saludos !!!

Dra: Emilia De Leòn Alonso de Andrea
ABOGADO-U.C.A.B.

Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzalez
ABOGADO-U.C.A.B.

Roberto Porcel dijo...

Excelente dearrollo.
Comparto en linea generales el criterio, y agrego mi posición personal.
Considero que la momento de realizar la operación de compraventa el titular de la marca o licenciatario y/o compañía subsidiaria puede convencionalmente limitar la comercialización para que se reduzca al territorio correspondiente, y de esta forma no se perjudique la marca en otro país que puede contar con diferentes condiciones de comercialización.
Se puede para ello, instrumentar una suerte de "reglamento" interno que refleje esta limitación, que en el caso de nuestra legislación estaría amparada por lo que tipifican los arts.1071 y 1364 de nuestro Código Civil.
Por supuesto que como normativa general, se debe encuadrar y conjugar esta limitación con las disposiciones de los arts. 6 y 16 del Acuerdo TRIPs.
Una vez confeccionado este "reglamento interno de condiciones generales de venta" se lo debe expresar en la factura, para que los compradores conozcan efectivamente esta limitación al momento de la compra, y lo hagan conocer a cualquier tercero en el caso de una nueva venta al mayoreo.
Luego, si se viola esta condición falla el concepto de la "buena fe".
O sea que encuadra en las excepciones que Uds. marcan.
Me parece interesante agregar lo que Uds. expresan en la nota, en cuanto a solicitar por ante el área subregional Andina una RESTRICCIÓN para atacar las Importaciones NO ASUMIDAS NI AUTORIZADAS desde la Posiciòn de un Titular de Derecho Marcario con obvios Derechos de Exclusividad; pudiendo limitar por esta vía la MERCADERIA NO AUTORIZADA PARA DICHOS FINES por el propio Titular del Derecho.
Esto se conjuga perfectamente con el Reglamento que mencioné ut supra. Y en el caso de nuestro país, este registro se podría efectuar por ante la Dirección General de Aduanas, por ante la División Fraude Marcario, aprovechando en nuevo Sistema de Asientos de Alerta; ya que la pretensión de exportar mercadería con marca sin la autorización del titular marcario, y por el contrario con la prohibición expresa, implica o configura ni mas ni menos que la conducta que contempla y sanciona el art. 31 de la ley 22.362.
Les mando un abrazo grande a todos y continuemos interactuando en temas que interesan a toda la región.

Dr. Enrique Lisandro Cabo dijo...

En primer lugar deseo saludar a los queridos colegas del Estudio Juridico Andrea & de Leon. Su participación en este blog siempre ha sido y es esclarecedora, con pensamiento jurídico fino, demostrando en todo momento el ánimo y la determinación de dar batalla a la falsificación desde todos los ámbitos. Ojalá tuvieramos en Argentina diez estudios como el de ellos. Como se nos alivianaria la tarea.
Pasando al tema, Roberto, y en relación a la posibilidad de pactar expresamente entre clientes y titular de una marca a través de una reglamentación (acuerdo) entre partes que tenga como finalidad evitar la salida del país de productos propios del titular de la marca a terceros paises, es abolutamente imprescindible.
En este sentido, el pacto es práctico, y, para el caso de marcas que se manejan en distintos países con productos similares, pero no iguales, y que desean establecer limitaciones de exportación de un país a otro,- precisamente porque los productos no son idénticos y poseen características propias en cada uno de los países en los cuales se fabrican -, el pacto es imprescindible.
El articulo 17 de la Constitución Nacional, protege en este sentido la exclusividad del dueño sobre la obra (aplicable inclusive a marcas).
Luego, la autonomia de las partes en esto, es materia rectora. Vale decir, es absolutamente pactable y obligatorio.
Me parece muy importante la registracion del instrumento, reglamento, o como se lo quiera denominar -en el cual se establecen estas limitaciones por parte del titular marcario - en el Departamento de Fraude Marcario de la Aduana.
De tal modo, inscripto o registrado el acuerdo ante el Organismo, en caso que un tercero pretendiera, sin la autorizacion expresa del dueño de la marca exportar a terceros países el producto no permitido por el acuerdo, la Aduana podrá parar sin mas trámite la exportación y quedará, quien hubiera violado el acuerdo, incurso automáticamente en lo que prevee el art. 31 de la ley 22.362.
Es un sistema sencillo y seguro. Práctico y fácil de instrumentar.
Recordemos que, de violarse por un tercero obligado a cumplir la prohibición del reglamento, se estaría frente a un acto ejecutado a sabiendas y con intención de dañar los derechos de otro. En el Código Civil, en el art. 1072, a dicha conducta se la denomina DELITO.
Saludos a todos los amigos del blog.

Roberto Porcel dijo...

Mi querido amigo,
Yo creo que registrada la limitación en el Sistema de Asientos de Alerta en la División Fraude Marcario, en la que se haga explícito que el único autorizado a exportar productos con determinada marca es su titular, cualquier intento posterior entonces,podrá ser notificado por el Organismo Aduanero al dueño de la marca; y a diferencia de lo que ocurre con la falsificación puntualmente, considero que quedará a la exclusiva responsabilidad de este último, la decisión de detener o impedir la salida del producto. Perola notificación de la Aduana, le dará el tiemposuficiente para solicitar la medida pertinente por ante la autoridad judicial.
Un abrazo.

Dr. Enrique Lisandro Cabo dijo...

Roberto: Exactamente. Ese es el procedimiento para mi gusto.
Un abrazo.

el dr. azize dijo...

Un fabricante argentino exporta con su marca un producto a Estados Unidos a US$ 2 la unidad a través del importador “A” con el que celebró un contrato de exclusividad.
Deseoso de exportar también a Bolivia y consciente de que el poder adquisitivo en este último mercado no permitiría su comercialización al mismo precio que en Estados Unidos, el citado argentino vende su producto en Bolivia a US$ 1,20 por unidad. El importador boliviano hace un viaje a Nueva York y descubre que los precios allí vigentes le permiten vender cómodamente el aludido producto a US$ 1,70 haciendo una pingüe ganancia, “importación paralela” (a las de “A”) que sin pérdida de tiempo concreta con “B”, un distribuidor norteamericano.
Inmediatamente el importador “A” advierte la presencia en el mercado del producto en cuestión, auténtico, a un precio contra el que no puede competir quedando expulsado del mercado y con un stock de mercadería invendible.
Este ejemplo muestra la génesis de la gran mayoría de las llamadas importaciones paralelas.
Como se ve, si el dueño de la marca exporta su producto a un precio fijo y uniforme la posibilidad de que se verifiquen importaciones paralelas tiende a ser nula. Es claro que de esta forma o perdería mercados (si elige vender al precio alto) o perdería una mayor rentabilidad (si usa el nivel más bajo como precio uniforme).
El problema de las importaciones paralelas no es de naturaleza marcaria sino comercial. El titular de la marca agota su derecho en cuanto a tal con la primera enajenación de la mercancía; no hay otra solución que respete los derechos de todos. Si desea reservar mercados para determinados agentes la ley lo habilita a hacerlo por vía contractual, así contará con las acciones judiciales para proteger sus derechos convencionalmente pactados y dentro de ellas podrá también ejercer razonables medidas cautelares que incluso podrán actuar a nivel aduanero.
Por cierto que la autorización legal para el registro en las aduanas de ese tipo de contratos resultará especialmente eficaz para evitar que sean infringidos.

Carlos A. Azize