martes, 4 de noviembre de 2008

De la elección de la vía judicial adecuada para dirimir el fraude marcario




Cierto es que la ley de marcas no es muy clara respecto de cuando la infracción marcaria constituye un delito penal y cuando una infracción civil... Así, la ley 22.362 en su CAPÍTULO III - De los ilícitos, establece que:



ARTÍCULO 31.- Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón trescientos sesenta y ocho mil australes (A1.368.000) a doscientos seis millones ciento ochenta y nueve mil australes (A206.189.000) (Montos según Resolución Sub. I y C 198/90. Según ley 23.928 ascienden a $136,80 y $ 20.618, 90):



a) el que falsifique o emite fraudulentamente una marca registrada o una designación;



b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización;



c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;



d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.



El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.



Y a continuación, agrega:



ARTÍCULO 32.- La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.



Pero luego, dispone:



ARTÍCULO 33.- La justicia federal en lo criminal y correccional es competente para entender en las acciones penales que tendrán el trámite del juicio correccional; y la justicia federal en lo civil y comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.



Para concluir advirtiendo:



ARTÍCULO 34.- El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:



a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;



b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos; el juez, a pedido de parte deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.



Es decir, pareciera quedar librado a la discrecionalidad del damnificado la elección de una u otra vía. Lo que confunde sin embargo, es que la ley es taxativa al momento de crear el tipo penal. No deja lugar a dudas. No solo ello que sino que aclara que la acción penal es pública. De esta suerte, cualquiera que incurra en el tipo penal que comentamos es susceptible y debe ser sometido al proceso penal, toda vez que la acción penal es pública.
Así las cosas, me cuestiono, en que circunstancias corresponde entonces, elegir la vía civil en lugar de la penal?
Aquí pareciera cobrar mayor trascendencia lo que enseña el art. 40 del cuerpo normativo que vengo citando, en cuanto dispone:



ARTÍCULO 40.- El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegítimamente empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de los quince (15) días hábiles de practicados el embargo o secuestro, éste podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.



De esta forma, interpretando a contrario sensu este último art. transcripto, debería concluirse que se podría recurrir por cualquiera de las dos vías, -civil o penal-, a las prescripciones contenidas en el art. 38 de la ley de marcas.
Pero si esto es así, una vez mas nos desorienta la norma que le sigue en turno, es decir el art. 39 cuando reza:



Aquel en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:



a) el nombre y dirección de quien se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió con exhibición de la factura o boleta de compras respectiva;



b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva;



c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.



Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el artículo 38.
La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Estos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese efecto por un plazo determinado.



Una vez mas la ley se refiere a figuras penales, esta vez descriptas directamente en el Código de Fondo en materia penal; me refiero obviamente a la figura del “participe”.
Ciertamente que no resulta clara la ley en este aspecto; pero para ser justos con el legislador, -como he dicho tantas veces-, esta ley no estuvo pensada para lidiar con la realidad actual en la que el delito de falsificación de marcas se ha convertido en el delito del siglo XXI.
Se pensó para dirimir cuestiones entre comerciantes, reproches comerciales, y no para combatir organizaciones criminales.
Por ello es que a mi criterio, hasta que se decida finalmente la reforma de la ley en su aspecto penal, debiera interpretarse que aquellas infracciones que asomen como cuestiones meramente comerciales y que se susciten entre empresas comerciales se podrán dirimir por ante el fuero comercial; y las que no, por ante la justicia penal. Pero siempre a elección del damnificado y nunca sujeta a la discrecionalidad del juez interviniente la posibilidad de recurrir por ante una vía u otra.
RJ

8 comentarios:

Anónimo dijo...

Como señala el autor de la nota, entiendo que tratándose de un delito de acción pública, si se opta por la acción civil el juez debería comunicarlo inmediatamente a su par en materia penal.
Dr. Marcelo Gottifredi

Anónimo dijo...

Roberto, de presentarse esa situacion, y siendo un delito de accion publica (art. 71 del CP), el Juez Civil no remitira la causa al Juez Penal, sino que lo que corresponderia seria extraer testimonios de las piezas que correspondiere y remitirlas a sede Penal, manteniendo en su competencia la causa que le fuera iniciada y tramitando las cuestiones que si le corresponden, lo cual es la situacion que vos planteas con algun matiz diferente, ya que de otra forma la causa civil cambiaria de competencia o no seria tramitada. Es decir, cada cuestion por la via y forma que corresponde, no dejando de considerar que puede resultar de aplicacion el art. 1101 del Cod. Civil, en cuyo caso, arribada la causa civil a estado de sentencia habra que suspender su dictado hasta tanto recaiga sentencia en sede penal.
Un abrazo y espero que esta opinion resulte de utilidad.


Diego Villar

Oscar Eduardo dijo...

Dr. Porcel:
Creo que la indefinicion semántica y práctica en que nos sume esta dicotomía legal, lejos de perjudicar, tal vez hasta la existencia de un cuerpo normativo acorde a la epoca, no deja de resultar beneficioso.
La distincion entre organizaciones criminales que lucran con la falsificacion, y los conflictos comerciales entre empresas, es la que marca el rumbo de aplicacion de cada aspecto legal.
La falsificacion como argumento para la proliferacion de reditos espureos, debe ser atacada y contenida con el mayor rigor de la legislacion penal.
Por el contrario, la conflictividad marcaria empresarial, dentro de un mundo real novedoso, con interrelacion de marcas, logos, campañas, productos similares, medios de comunicacion que los masifican etc. permite en principio, el dirimir esos temas, en primer lugar por la via negocial privada, y luego de ello, por el acceso a la jurisdiccion civil y /o comercial, siendo que ab initio en ese campo, la presuncion de la conducta delicitiva decae, en pro de confusiones marcarias culposas,o contingencias que llevan a crear productos cercanos a los de otras marcas, que luego van gestando la especìfica distincion del articulo en una clara intencion de NO CREAR UN CONFLICTO MARCARIO.
Cito el caso NEW BALANCE/VALEAN, donde se arribò a una solucion concertada, que permitio la proteccion de una marca, y a la vez, el surgimiento en un marco legal de otra, merced a la aplicacion de tecnicas negociales de los respectivos representantes legales, como ejemplo de la instancia previa, donde no se estaba en presencia de organizaciones delictivas dedicadas a la falsificacion, las cuale reitero, deben ser peerseguidas con el mayor celo de la ley.

Anónimo dijo...

Como está dicho por el Dr. Porcel muy correctamente, la ley deja a elección de quien se considere damnificado la alternativa de las vías civil o penal para la defensa de sus eventuales derechos. Como bien lo sabemos, en la práctica cada una de estas vías tiene ventajas o desventajas, que en su momento han sido comentadas en este sitio.
Lo importante por ahora es que se afirme este derecho del interesado a elegir, para que con las normas actuales la defensa de los derechos marcarios sea lo más eficiente posible.
Carlos A. Azize

José María Monferrán dijo...

1. Si es cierto que las infracciones a la ley marcaria pueden ser delictivas o no delictivas (art. 40), y además la acción penal es pública (art. 32), entonces el titular del derecho conculcado tiene que poder elegir el medio procesal para defenderlo, pero los funcionarios públicos tienen la obligación de promover denuncia si entienden razonablemente que existe delito (y esto último ya sea guiándose por el art. 31 o por el art. 39).
2. Coincido en que el texto legal vigente tiene que ser reformado. Las modalidades mercantiles modernas, y las amenazas que enfrentan hoy, son muy diferentes que hace pocas décadas, y consiguientemente las formas de protección jurídica deberían también evolucionar.
3. Pendiente la reforma, la guía interpretativa propuesta por vos al final del ensayo me parece (i) técnicamente irreprochable, y (ii) es clara y útil.

Te paso un breve sumario de la base teórica que uso.
1. Las decisiones de los jueces son importantes para el individuo (si se comete con él una injusticia es como un proscripto social) y también para el resto de nosotros (porque la ley se va convirtiendo en lo que los jueces dicen que es).
2. ¿Cómo deciden los jueces sus casos?
Puede haber desacuerdos entre ellos sobre cuestiones de hecho, sobre cuál es la ley aplicable (cuestiones de derecho) o sobre la “justicia” de la ley (una cuestión moral). En lo primero y lo último se sabe qué se discute y que se necesita (evidencias, criterios morales y de política legislativa). Pero las cuestiones de derecho son diferentes. Son de dos tipos: (i) sobre qué debe tomarse en cuenta como ley, y (ii) sobre el “contenido” de la ley. Lo más difícil es (i).
Siempre estamos ocupados con la cuestión de la fidelidad: si los jueces “descubren” el derecho (la ley) o lo “crean”, y en última instancia lo obedecen. Pero esta cuestión, aunque de ningún modo es tonta, encubre y es parte de la más importante que puse en (i): qué es ley, el desacuerdo sobre los fundamentos (o, a la antigua, fuentes) de la ley.
Algunos piensan que este desacuerdo teórico es una ilusión: la ley – dicen – es un hecho evidente y se discute sobre ella porque se la quiere cambiar. Se disfraza – sostienen – de teórico un desacuerdo sobre la moralidad o la fidelidad a la ley.
Pero no es razonable creer que todas las opiniones escritas de abogados y jueces sobre aspectos y casos judiciales problemáticos son engaños que encubren un convencimiento secreto sobre lo que les gustaría que fuese la ley. Es decir que parece que al menos en gran parte los desacuerdos normativos son genuinos. El derecho mismo es un concepto interpretativo. La interpretación del derecho viene a ser la manera en que nosotros creemos que nuestras responsabilidades se van a ver más sólidamente y mejor.
He visto que después de ocuparte con precisión de la cuestión (ii) tomaste en cuenta algunos principios generales para resolver (i) y no se me ocurre ninguna otra solución que presente y haga a la ley mejor o más elegantemente que ésa.

Roberto Porcel dijo...

A todos, muchas gracias por la participación y las opiniones.
De verdad es muy útil escucharlos.
Fuerte abrazo,
RJ

Anónimo dijo...

Muy buen articulo, estoy casi 100% de acuerdo contigo :)

Anónimo dijo...

Felicitaciones, muy interesante el articulo, espero que sigas actualizandolo!